La Corte di Cassazione – con ordinanza n. 34531, del 27 dicembre 2019 – ha riconosciuto il preuso in ambito locale, ai sensi dell’art. 12 c.p.i., del marchio JACK DANIEL’S registrato da un cittadino italiano per prodotti di abbigliamento, in quanto precedente alla registrazione in Italia dell’omonimo marchio statunitense JACK DANEL’S, registrato antecedentemente, ma solo per alcolici. La Jack Daniel’s Properties. Inc., di notoria fama internazionale per la produzione ed esportazione del “Tennessee whiskey since 1866”, e titolare del marchio JACK DANIEL’S, depositato in Italia nel 1979 per i prodotti ricompresi nella classe 33 (bevande alcoliche), solo nel 1990 depositava diversi marchi nazionali ed internazionali per altre classi merceologiche, tra cui la 25 (prodotti di abbigliamento). Agli inizi del 2002, la Jack Daniel’s scopriva che un cittadino italiano, senza una previa autorizzazione, aveva registrato a suo nome il marchio JACK DANIEL’S per prodotti delle classi 18 e 25 (borse ed altri prodotti in cuoio; prodotti di abbigliamento), marchio che peraltro aveva utilizzato anche precedentemente alla registrazione; anche se poi tale registrazione, scaduta il 24 settembre 2000, non era stata più rinnovata dal titolare. I capi di abbigliamento recanti il marchio JACK DANIEL’S venivano prodotti dalla Manifatture Montecarlo S.r.l. di cui il titolare del marchio era amministratore e detenuti e commercializzati nel negozio di abbigliamento Jack Daniel’s Store sito nella capitale. A seguito di ciò, nel luglio del 2005 la società statunitense conveniva avanti il tribunale di Firenze la Manifatture Montecarlo S.r.l. e il titolare del negozio, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della contraffazione; nel giudizio interveniva ad adiuvandum il titolare del marchio italiano, sostenendo le difese della Manifatture Montecarlo S.r.l. Con sentenza n. 32/2010, il Tribunale adito rigettava le domande attoree. La Jack Daniel’s Properties. Inc., che aveva proposto appello, vedeva rigettate le proprie richieste anche in secondo grado: in particolare la Corte d’Appello sosteneva che sussistesse a favore del titolare del marchio italiano un diritto di preuso dal 1986, quindi da data anteriore al primo deposito della società americana del marchio per prodotti di abbigliamento, del 2 luglio 1990; perciò il preutente ben avrebbe potuto ad esercitare i suoi diritti sul marchio, ai sensi dell’art. 12 c.p.i.. Veniva adita, pertanto, da parte della società soccombente, la Corte di legittimità che nel rigettare il ricorso chiarisce: ai sensi dell’art 12 comma 1, lett a) c.p.i., il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l’invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi (difettando il requisito della novità). Viceversa, il preuso che non sia stato anche notorio, o che comporti una notorietà esclusivamente locale, non implica il venir meno del requisito della novità del marchio successivo registrato da un altro soggetto titolare. In questa seconda ipotesi, il preuso locale di un marchio non registratoconferisce al titolare del segno il diritto di continuare ad utilizzarlo, nel limite dell’uso già fatto e per la stessa classe merceologica e senza che tale soggetto possa, però, vietare a chi voglia successivamente registrare il marchio di farne anch’egli un uso nella zona di diffusione locale. In tal modo, la Corte conferma la configurabilità di un regime di duopolio, atto a consentire la coesistenza del marchio preusato, nel caso in esame JACK DANIEL’S della società italiana, e di quello successivamente registrato, JACK DANIEL’S della società americana.
Dott.ssa Clarissa Di Lorenzo
