Nel procedimento per la registrazione di un marchio d’impresa la classificazione dell’Accordo di Nizza è, come noto, quella suddivisione di prodotti e servizi in 45 classi merceologiche valevole a livello internazionale. Ciascuna classe contiene centinaia di prodotti o servizi, a volte tra loro affini, ma più spesso merceologicamente molto distanti e accomunati solo dall’appartenenza alla stessa classe.
Anni addietro era possibile registrare un marchio indicando il solo numero della classe o classi in cui rientravano i relativi prodotti e servizi di interesse, giacché in tal modo la registrazione copriva tutti gli svariati beni o servizi catalogati in quella classe o classi. A partire dal 20 maggio 2014 questa prassi non è più ammessa dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (e già da prima a livello europeo ed internazionale): per registrare un marchio è necessario riportare nella relativa domanda, oltre al numero della classe pertinente, un elenco puntuale e dettagliato dei prodotti e/o servizi rispetto ai quali si chiede la registrazione del segno distintivo. Anche le indicazioni contenute nel cd. “titolo della classe” (cioè i prodotti o servizi che compaiono nella intestazione della classe e che rappresentano solo un’esemplificazione delle centinaia di voci della classificazione di Nizza comprese nella stessa classe) vengono interpretate nel loro senso letterale, cioè come la indicazione di singoli e specifici prodotti o servizi.
Questa piccola rivoluzione ha il pregio di evitare che con la registrazione di un marchio possano essere presidiati anche settori merceologici molto diversi da quelli di reale interesse del richiedente, impedendo ad altre aziende di ottenere un marchio simile per beni oggetto della loro attività d’impresa anche se lontani da quelli del primo richiedente. La classe 5, ad esempio, comprende sia integratori alimentari, sia prodotti per la disinfestazione, fungicidi ed erbicidi: questa eterogeneità della classe faceva sì che la registrazione del marchio con indicazione solo numerica della classe coprisse una vastissima gamma di prodotti disparati, a scapito anche di imprese che operavano in settori merceologici lontani anni luce da quello del primo richiedente ed alle quali, conseguentemente, era preclusa la registrazione dello stesso marchio, o di marchio simile, nella stessa classe, anche se la coesistenza dei segni non avrebbe comportato alcun danno all’attività del primo richiedente .
Per contro, l’attuale obbligo di indicare in dettaglio i prodotti e/o servizi che si intende coprire con la registrazione del marchio comporta l’onere di individuare, fra le migliaia di voci di cui si compone la classificazione di Nizza, quelle di interesse, avendo cura non solo di stilare un elenco preciso, ma anche completo. Il che solo apparentemente è un compito semplice, ove si consideri l’opportunità di ottenere un’esclusiva sul marchio non solo per i prodotti o servizi oggetto dell’attività d’impresa del richiedente, ma anche per settori affini, a titolo protettivo.
Sul punto si è espresso di recente il Tribunale di Bologna con ordinanza del 9 ottobre 2020. Le parti contendenti erano due imprese che commercializzano lo stesso prodotto, cioè mascherine sanitarie, entrambe contraddistinte dal marchio “Maskitalia”. L’azienda ricorrente aveva depositato domanda di registrazione del marchio anteriormente allo stesso deposito effettuato dall’impresa resistente. Nessun dubbio, pertanto, che l’uso di “Maskitalia” da parte di quest’ultima costituisse, in astratto, una contraffazione del marchio dell’impresa ricorrente. E tuttavia il Tribunale, esaminata la domanda di registrazione del marchio dell’impresa ricorrente, ha respinto le relative istanze giudiziali. In sede di compilazione della domanda di registrazione, infatti, la ricorrente aveva correttamente individuato la classe entro cui ricadono le mascherine sanitarie, indicando i prodotti che compaiono nel titolo della classe ed un elenco molto esteso di altri prodotti, ma aveva omesso di indicare le mascherine sanitarie. Il Tribunale, ritenuto che fra i prodotti indicati nella domanda di registrazione e le mascherine sanitarie non esisteva affinità, non ha potuto far altro che respingere la domanda del titolare del marchio anteriore.
Avv. Pierluigi Cottafavi
