Con sentenza del 17 dicembre 2019, in causa C-607/19, la Corte di Giustizia ha avuto modo di precisare la data da prendere in considerazione per stabilire il dies a quo per calcolare i 5 anni di non uso del marchio, nel caso di domanda riconvenzionale di decadenza del marchio per non uso.
La questione prende le mosse in Germania, in una controversia per contraffazione di un marchio di forma per irrigatori instaurata da Husqvarna (che, oltre alle moto da cross, produce apparecchiature e strumenti per giardinaggio) nei confronti di Lidl. In via riconvenzionale, la convenuta aveva proposto una domanda di decadenza per non uso del marchio di forma di Husqvarna, che aveva smesso di commercializzare tali prodotti nel maggio 2012. Anche i tempi della giustizia tedesca non sono brevissimi, per cui, una volta che la causa è arrivata alla Corte Suprema, la situazione era la seguente: alla data dell’ultima udienza di discussione (momento rilevante per il diritto processuale tedesco) erano trascorsi 5 anni dall’ultima commercializzazione del prodotto; i 5 anni però non erano ancora trascorsi al momento della proposizione della domanda riconvenzionale di Lidl.
La Corte tedesca ha quindi sottoposto alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali, strettamente connesse. In primo luogo ha chiesto alla Corte se il dies a quo ai fini del calcolo dei 5 anni di non uso per poter dichiarare il marchio decaduto ricada nelle norme procedurali (e quindi disciplinata dal diritto nazionale) oppure ricada nella sfera del regolamento sul marchio comunitario (applicabile all’epoca) e del regolamento sul marchio dell’Unione (attualmente in vigore). Nel caso in cui la Corte dovesse ritenere la definizione del dies a quo oggetto del regolamento comunitario quale dei due dies a quo si dovesse considerare: quello della domanda riconvenzionale di decadenza, oppure quello dell’ultima udienza del procedimento di appello.
La Corte di Giustizia ha anzitutto affermato che la definizione del dies a quo deve essere oggetto di disciplina comune all’interno dell’Unione, poiché altrimenti si vanificherebbe l’obiettivo di garantire il carattere unitario del marchio dell’Unione, dato che la tutela del marchio varierebbe a seconda delle norme processuali (e della durata dei processi) nei diversi paesi. Venendo poi alla seconda domanda pregiudiziale, la Corte ha affermato che la data da prendere in considerazione come dies a quo per calcolare il periodo ininterrotto di 5 anni di non uso è quello della proposizione della domanda riconvenzionale.
Il principio affermato dalla Corte di Giustizia non pare particolarmente rivoluzionario, quanto meno per l’esperienza italiana: l’art. 24, 3° co., c.p.i. prevede infatti che la decadenza non possa essere fatta valere se l’uso da parte del titolare del marchio è ripreso prima della “proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità”.
Avv. Chiara Pappalardo
