Esistono diversi motivi per cui la registrazione di un marchio europeo può essere dichiarata nulla. Fra questi l’art.66 del Regolamento UE n.2017/1001 prevede anche il caso in cui l’utilizzazione del marchio violi il diritto d’autore spettante a terzi. Analogamente, la normativa nazionale italiana dispone che non possono costituire oggetto di registrazione per marchio d’impresa i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d’autore (art.14, lett.c, Codice della Proprietà Industriale).
In questi casi la nullità del marchio europeo può essere pronunciata, su domanda del titolare del diritto d’autore violato, in qualsiasi momento, e quindi anche dopo molti anni dalla registrazione ed uso del marchio. Non si applica infatti, nell’ipotesi di marchio europeo in violazione di un diritto d’autore, l’istituto della cosiddetta “convalidazione” in virtù del quale il titolare di un marchio che abbia tollerato, essendone a conoscenza, l’uso di altro marchio registrato, identico o confondibile con il proprio, non ne può più contestare la invalidità decorsi 5 anni dal momento in cui ha avuto conoscenza dell’uso (art.61 Reg. UE 2017/1001). In applicazione di questi principi, con decisione del 18 maggio 2021, la Divisione di Annullamento dell’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha dichiarato la nullità del marchio europeo n.10475151 che riproduceva, in forma stilizzata ma riconoscibile, l’immagine del personaggio “Heidi – la bambina delle Alpi” così come realizzata per l’omonimo cartone animato risalente al 1974. Anche i personaggi di fantasia godono infatti della tutela del diritto d’autore e, se riprodotti figurativamente (come avviene per i cartoons ed i fumetti, ad esempio), la tutela si estende, oltre che alla caratterizzazione del personaggio, alle sue sembianze fisiche. Di seguito, a confronto, l’immagine di Heidi realizzata per il cartone animato e quella del marchio europeo dichiarato nullo:
Il titolare del marchio aveva eccepito che tale segno era stato utilizzato per oltre 5 anni e che la tolleranza consapevole di chi invocava la lesione del proprio diritto d’autore impediva la declaratoria di nullità del marchio. La Divisione di Cancellazione ha tuttavia respinto tale eccezione evidenziando che l’istituto della convalidazione del marchio europeo, come più sopra visto, non si applica al caso di violazione di un altrui diritto d’autore, ma solo quando il marchio posteriore si ponga in conflitto con altro marchio registrato o segno distintivo utilizzato nella normale prassi commerciale.
Poiché la tutela conferita dal diritto d’autore è assoluta, e si applica a prescindere dal settore merceologico in cui si realizza uno sfruttamento indebito dell’opera protetta, la Divisione di Cancellazione ha dichiarato la nullità del marchio in tutte le cassi merceologiche per le quali era stato registrato, e cioè la 18 (bagagli, borse, ombrelli), 25 (articoli di abbigliamento) e 28 (giochi e giocattoli).
Avv. Pierluigi Cottafavi
