Il 19 luglio scorso, la Commissione Euipo ha definito il procedimento pendente tra la Panini S.p.A., leader mondiale nella produzione di figurine, e l’ex calciatore Klinsmann, dichiarando decaduto per non uso il marchio figurativo in titolarità della Panini.
La pronuncia offre interessanti spunti sull’uso del segno difforme da quello registrato. L’Euipo premette in linea generale che, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (in seguito “RMUE”), costituisce un uso del marchio registrato anche l’uso in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo della forma registrata. L’articolo citato consente al titolare del marchio di apportare a un determinato segno le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono di meglio adattarlo alle esigenze di commercializzazione e promozione dei prodotti o servizi di cui trattasi. Qualora il segno utilizzato in commercio si differenzi dalla forma in cui è stato registrato solo per elementi trascurabili – di modo che i due segni possano essere considerati complessivamente equivalenti – la suddetta disposizione prevede che l’obbligo di utilizzare il marchio così come registrato possa essere soddisfatto fornendo la prova dell’uso del segno che ne costituisce la forma in commercio (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
Nel caso di specie, L’EUIPO ha ritenuto che il marchio contestato sopra raffigurato, registrato come contorno di una forma in nero, non riveli chiaramente alcun tratto umano che consenta di identificare il segno come la sagoma di un calciatore, dal momento che non si possono distinguere i dettagli della figura. La presenza del pallone non basterebbe ad identificare facilmente la figura con quella di un calciatore.
L’uso del marchio in una forma in cui, invece, il calciatore è chiaramente percepibile – come nei segni effettivamente utilizzati dalla Panini in base alle prove d’uso agli atti –
altera il carattere distintivo del marchio come registrato. L’aggiunta di colori e/o elementi figurativi più dettagliati ha un impatto significativo sull’impressione generale del marchio, con la conseguenza che questi segni non possono essere considerati equivalenti a quello registrato.
Anche l’inversione del contrasto cromatico da una sagoma nera a una silhouette bianca.
costituisce – secondo l’EUIPO – una variazione significativa che non può essere considerata complessivamente equivalente alla forma registrata (cfr. anche 19/06/2019, T-307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427, § 74-78). Ciò è, inoltre, in linea con la prassi comune dell’ambito di protezione dei marchi in bianco e nero del 15/04/2014 concordata tra l’Ufficio e gli uffici nazionali degli Stati membri, secondo la quale una modifica solo a livello di colore non altera il carattere distintivo del marchio, purché sia rispettato il contrasto di tonalità.
In conclusione, è consentito un uso del marchio diverso da quello registrato soltanto per elementi trascurabili che, da un esame complessivo, risultino talmente insignificanti da passare inosservati e che rendano perciò i marchi sovrapponibili.
Avv. Luciana Porcelli
