Con l’ordinanza n. 21566 del 27 luglio 2021 la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in tema di convalidazione del marchiosuccessivo.
La materia della convalidazione è stata inizialmente regolata dall’art. 48 Legge Marchi, al quale è seguito l’art. dall’art. 28 del Codice della Proprietà Industriale che di fatto ne ha ribadito i presupposti.
Per considerarsi convalidato un marchio successivo rispetto a un marchio anteriore identico o simile devono sussistere i seguenti presupposti:
- il marchio da convalidare deve essere stato usato pubblicamente e per almeno 5 anni;
- l’utilizzo da parte del titolare deve essere avvenuto in buona fede;
- il titolare del marchio preesistente deve essere stato a conoscenza dell’esistenza del marchio confondibile e deve averlo tollerato (senza opporre contestazioni).
Nel caso in esame, la pronuncia di primo grado aveva accolto la domanda riconvenzionale di convalidazione del marchio successivo “TungLoy” avanzata dalla convenuta a fronte della richiesta di accertamento di violazione di segni distintivi e concorrenza sleale avanzata dalla titolare del marchio anteriore “tungaloy” sulla base della prova di una diffida inviata dalla società titolare del marchio anteriore nei confronti della convenuta nel 1986 alla quale non avevano fatto seguito ulteriori iniziative di contrasto all’utilizzo del marchio sino alla notifica dell’atto di citazione nel 2010.
Dalla prova delle menzionata circostanza, infatti, si desume che:
- la titolare del marchio anteriore era a conoscenza dell’esistenza del marchio successivo;
- la titolare del marchio anteriore ha tollerato l’utilizzo del marchio successivo per oltre 5 anni, non avendo avviato iniziative ulteriori rispetto all’iniziale contestazione;
Quanto alla prova della buona fede da parte del titolare del marchio convalidato, è stata ritenuto sufficiente la mancanza di una prova della conoscenza del marchio anteriore da parte del titolare del marchio successivamente convalidato.
In conclusione, la Corte ha ribadito il principio in vigore nel nostro ordinamento ai sensi del quale la tolleranza da parte di un titolare di un marchio anteriore dell’utilizzo del medesimo marchio ad opera altrui per oltre 5 anni comporta la perdita del diritto di opporsi a questo utilizzo.
Avv. Lara Cazzola
