Nel mese di ottobre 2021, la Corte di Cassazione ha avuto modo di decidere una rilevante questione relativa alla domanda di nullità per carenza di novità ex art. 12 comma 1 lett. d) ed e) CPI, presentata dalla celebre maison Gucci (titolare, tra gli altri, del marchio n. 362017000046459 
), avverso i marchi italiani figurativi n. 1197772 
e n. 1355749 
, di titolarità del sig. Zhao Yong.
In questa occasione, i giudici di legittimità hanno ribaltato la precedente decisione assunta nel 2016 dalla Corte di Appello di Firenze (App. Firenze, 15.6.2016, n.1006), che aveva riformato in peius la già sfavorevole (per Gucci) decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 988/2015 del 24.3.2015.
In particolare, i giudici di secondo grado avevano rigettato la richiesta di nullità per difetto di novità, avanzata da Gucci, per entrambi i marchi di parte convenuta, dando rilievo al principio secondo cui per la dichiarazione di nullità per difetto di novità occorrerebbe, in ogni caso, la ricorrenza di un pericolo di confusione/associazione tra il segno successivo e quello anteriore, non ravvisabile, ad avviso della Corte di Appello, nel caso di specie. Infatti, nelle motivazioni della decisione veniva sottolineato come i citati segni successivi presentassero sufficienti elementi di differenziazione rispetto a quelli azionati da Gucci, e come la notorietà dei segni di Gucci fosse tale da far sì che questi rimanessero nitidamente impressi nella mente del consumatore medio qualificato; è stata pertanto esclusa dai giudici di appello la possibilità che i marchi di titolarità del sig. Yong interferissero con questi ultimi, in quanto, appunto, inidonei a indurre il pubblico in confusione.
Questa pronuncia si discosta molto dalla posizione prevalente sul punto, sia della dottrina sia della giurisprudenza, in quanto omette di considerare che la tutela rafforzata spettante ai marchi di rinomanza è disancorata dai canonici principi di relatività e di territorialità: non richiede cioè, ai fini della sua operatività, il rischio che il pubblico si confonda, ossia che scambi un prodotto per un altro.
Così, la Corte di Cassazione ha evidenziato, nella decisione qui in commento, che per condurre l’analisi in ordine alla tutela del marchio rinomato, se è pur vero che deve sussistere un certo grado di somiglianza tra il segno contestato e il marchio rinomato, non è altresì richiesto che detta somiglianza debba condurre ad un rischio di confusione. Piuttosto, da essa deve scaturire soltanto la possibilità che il pubblico instauri un nesso tra i segni in conflitto, tale da consentire al contraffattore di trarre – dalla vicinanza visiva, fonetica e concettuale tra i segni in conflitto – un indebito vantaggio dalla rinomanza o dalla capacità distintiva dell’altrui marchio anteriore o, in alternativa, di recar loro pregiudizio.
Dott. Lorenzo Saredi
